专利检索是专利无效、侵权程序的关键

一、专利检索的界定

通过一定的检索入口，从一定的信息库中查找与一定的技术主题有关的专利文献或非专利文献的过程。

其中专利检索主要分为以下阶段：一是技术开发之前的检索（不仅包含专利信息），主要目的是防止重复研究并确定研究课题的方向；二是专利审查程序中的检索，主要目的是专利局审查员利用检索数据库对专利审查请文件（主要指发明）所涉及的技术方案进行检索以确定其新颖性、创造性；三是专利无效程序中的检索，该程序的主要目的是无效请求人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程；四是专利侵权诉讼中，被诉人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程，主要是基于“现有技术抗辩原则”而采取的措施；此外还包括实用新型专利检索、外观设计专利检索，失效专利的利用检索、专利技术转让检索等内容。

鉴于篇幅所限，在此仅研究专利检索在专利无效、侵权诉讼程序中的意义以及其检索方法等内容。

二、专利无效、侵权诉讼程序中检索的重要性

（1）无效程序中的专利检索

专利权是申请人（专利权人）通过国家授权获得某一技术方案在某一段时间内垄断使用的权利，如果权利人一旦获得专利授权，这就意味着其在该领域的垄断地位；专利权具有排他性，绝对性以及侵权认定不考虑主观因素的特点。因此，如果专利审查员在实质审查程序中因漏检而未发现破坏该专利申请新颖性的文献，将会不正当侵犯合法使用该技术（现有技术或者抵触申请）的可能性，因此无效程序显得至关重要。

现行《专利法》第45条规定，自国家知识产权局公告授予专利权之日，任何人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。《专利法实施细则》第64条规定，无效宣告请求的理由包括被授予专利的发明创造不符合专利法第22条（新颖性）、第23条（创造性）、第26条第3款（公开不充分）、第4款（不支持）、第33条（修改超范围）或者实施细则第2条（专利的定义）、第13条第1款（重复授权）、第20条第1款（不清楚）、第21条第2款（缺必特）的规定，或者属于专利法第5条（违反国家法律等）、第25条（客体范围）的规定，或者依照专利法第9条（先申请原则）规定不能取得专利权。

在无效程序中，专利检索主要是通过检索专利文献、非专利文献发现破坏该授权专利新颖性、创造性的过程，对实施细则其他无效理由较少涉及。根据“检索无穷尽原则”，可以大胆设想，除极少数的开创性发明而言，只要是数据库合适、检索策略适当，通过检索将一件普通的专利申请无效是关键。当然，审查员或者无效请求人都会考虑到花费的人力、无力等“检索时间、成本”以及经济负担能力等因素，适时中止专利检索，通过创造性或者其他无效理由提起无效主张。

（2）侵权诉讼程序中的专利检索

按照专利法的立法本意，如果专利权人发现第三人在本国内（此处不包括PCT申请）通过使用或者制造手段[1]侵犯了其获得的专利权，将向人民法院提起侵权诉讼要求其停止侵权并赔偿损失。知识产权制度特别是专利制度最“美丽”的地方就在于其鼓励发明人通过创造性劳动进行发明创造，并通过合理途径授权其获得垄断专利权，进而授权其获得在市场上独占使用其发明创造的权利，当起发现第三人侵权行为后，可以法律武器进攻对手并取得胜利，这是完美的“理论模型”[2].然而实践中并不是所有的理论都会变为现实，势必会遇到这样或者那样的麻烦。

因此，在权利人没有十足把握保证其专利的稳定性为100%的前提下，然而眼瞅着竞争对手在市场上侵犯其专利权总有些不甘心，所以其一般会通过“诉前专利稳定性检索”，即“侵权诉讼前检索”。相对而言，如果权利人通过检索发现本身的专利稳定性较高将会提起侵权诉讼，相应的，被诉人也会自然而然的提起无效宣告请求或者专利稳定性检索，即“侵权诉讼后检索”。考虑到经济负担或者检索成本，如果没有发现破坏其新颖性的文件，被诉人一般会通过创造性及其它无效理由提起无效请求（这是不得已而为之）；如果在经济负担能力范围内检索到了相应的破坏其新颖性的文件，被诉人便没有必要提起“无效宣告请求”了，直接依据“现有技术抗辩原则[3]”击败对手。

可见，专利检索在专利无效、侵权诉讼程序中具有至关重要的意义。那么如何利用纷繁复杂的检索数据库（德温特、EPOQUE、专业期刊等）通过有效地检索策略（检索入口、检索式和检索词等）得到理想的专利检索结果呢？

三、专利无效、侵权诉讼程序中检索的目的、方式或方法

（一）专利检索的目的

1、确定现有技术

如上述所述，确定现有技术是专利检索的直接目的。

2、检索抵触申请文件

对于实在无法获得现有技术的专利检索，如果能够确定抵触申请文件，也不矢一个好的途径，但需要特别注意在无效宣告请求中，抵触申请不能用来评价所涉专利的创造性，只能利用该抵触申请已公开的技术方案对其新颖性进行评述，存在一定的难度，需要诉讼技巧和策略。

3、检索导致重复授权的文件

专利法第13条规定，同样的发明创造只能授予一项专利。同意申请人或者其他人就同样的发明创造申请专利并获得授权（多指未经实质审查的实用新型，或者“非正常申请”）的，在无效宣告中可以使用。在侵权诉讼中，被告证明自己也获得与原告相同的有效的发明或者实用新型专利权的，经过审理，当法院可以认定两个专利的技术内容相同时，应当根据保护在先权利的原则作出判决，尼欧普兰汽车有限公司诉北京中通星华汽车销售有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案即采用了此方法[4].

（二）专利检索的主题

1、检索依据的文本

专利检索在实质审查阶段存在不同文本的问题，但是在无效以及侵权诉讼中主要依据专利授权文本进行检索。

2、权利要求书的作用

首先针对独立权利要求进行检索，针对权利要求的技术方案的基本构思进行检索，对于多个独立权利要求，通常首先检索保护范围最宽泛的独立权利要求，必要时考虑说明书及附图的内容。在独立权利要求不具备新颖性和创造性之后，需要针对从属权利要求进行检索；从属权利要求的附加技术特征属于公知常识时，可以不用检索；需要注意的是从属权利要求的引用关系，仍然应从完整的技术方案考虑。

3、检索时需要考虑说明书内容的情形

（1）权利要求书中存在不清楚的用语和/或自定义词

比如权利要求中使用了自造词“捏压器”，所属领域技术人员不能确定该词的具体含义。说明书记载“本发明的'捏压器'是指一种按摩耳穴的橡胶指套，在指套的表面有若干小突起”。在制定检索策略时应结合说明书中“捏压器”的定义对权利要求进行检索。

（2）权利要求中存在与通常技术含义不一致的术语

比如权利要求为一种“化合物A的卤盐”，该领域的通常术语理解为“卤盐”指氟、氯、溴或碘盐。如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯、溴、碘或甲苯磺酸盐，应按照说明书中的定义的，对卤盐和甲苯磺酸盐都进行检索；如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯或溴盐，应首先依据说明书中定义的“卤盐”含义进行检索，先检索氟、氯、溴盐，在没有检索到适合结果时，再依据“卤盐”的通常含义进行进一步检索，即还要对碘盐进行检索。

（3）不必检索的主题

一件申请的全部主题属于下列情形之一的，对该申请可不必进行检索：（1） 不符合专利法第2条第2款关于发明定义的规定；（2） 属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的范围；（3） 不具备专利法第22条第4款规定的实用性；（4） 说明书和权利要求书未对该申请的主题作出清楚、完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

（4）注意对比文件的语言和文本

通过机器翻译系统翻译后得到的文件只能供参考，不可直接作为对比文件使用。当摘要和正文出现矛盾时，应以正文为准；当摘要中明确公开的内容足以构成X和Y类文件，可以直接使用摘要作为对比文件。德温特数据库中专利文献摘要可以直接作为对比文件。

（三）专利检索数据库

主要包括专利文献资源和非专利文献资源，下面简要论述之：

1、专利文献资源

（1）按IPC分类号或流水号排列的纸件；（2）计算机检索数据库： CPRS中国专利检索系统、EPOQUE系统、德温特系统等；（3）因特网其它数据库及检索系统等。

2、非专利文献资源

主要包括以下内容：（1）中国期刊网全文数据库；（2）Web of Knowledge ；（3）www.sipo.gov.cn/nonpatent；（4）书籍、词典、教科书、手册；（5）超星数字图书馆等。

3、专利文献于非专利文献的区别

专利文献具有如下特点：文献本身的格式相对固定；按一定标准分类（IPC、ECLA、UCLA、FI/F-term等），各国专利局等统一出版。非专利文献具有如下特点：范围广；没有固定的格式；出版人多样化；信息更新快，特别是包含技术发展综述的内容。

四、专利检索过程和检索策略

（一）一般检索过程介绍

主要包括以下步骤：

1、检索前的准备；

首先需要阅读申请文件、理解发明内容；查看同族专利的检索和审查情况；检索并阅读说明书中的背景技术资料；了解发明人/申请人的系列申请情况；对部分独立权利要求进行简单检索；最好通过以上分析需要核对IPC分类号，这是保证检索结果接近实际的至关重要的步骤[5].

2、阅读并分析权利要求；该步骤主要包括两个步骤即，确定基本检索要素[6]和表达检索要素。举例说明，独权1：一种商店待出售衣服上防止衣服被偷窃的装置，该装置由衣服正反面锁合在一起的两个部件组成，在一个部件上有针状结构，另一个部件上有将针啮合住的机构，其特征在于：在啮合机构中安装有盛有液体的小容器。据此可确定三个基本检索要素，即：防盗装置、衣服和液体。确定基本检索要素的意义主要在于：一般情况下基本检索要素优先，提高检索效率；抓住基本检索要素，忽略非基本检索要素，可以防止漏检。

3、选择适当的检索系统/数据库；

一般需要考虑如下因素： 待检索的技术方案所涉及的技术领域；预计要检索的文献的国别和年代；检索时拟采用的特定字段和需要检索系统所提供的特定功能等。下面列举常用的专利文献检索系统/数据库：CPRS：CNPAT，TXTUS[7]；EPOQUE：WPI[8]，EPODOC[9]，PAJ[10]，TXTWO1，TXTEP1，TXTGB1等。

4、构建检索式；

将涉及检索要素A的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并，作为针对检索要素A的检索结果；将涉及检索要素B的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并，作为针对检索要素B的检索结果；然后将上述针对检索要素A、B的检索结果以逻辑与的关系合并，作为针对该权利要求的检索结果。

5、浏览检索结果并作出初步判断；

6、调整检索策略；

7、适时中止检索：

可中止检索的几种情况主要包括：（1）已检索到可影响全部主题的新颖性或创造性的一篇文献（X、E级）；（2）已检索到两篇或两篇以上、其结合影响全部主题的创造性的文献（Y级）；（3）从其它途径已找到上述（1）、（2）所述文献；（4）根据工作经验判断不必再检索。

（二）检索策略和检索式

在检索过程中，检索人员应当根据本身经验，利用并适时变换相应的检索方式（如利用简单检索、块检索、追踪检索等方式）是提高检索效率的重要环节。

当然，上面仅仅是列举了在专利无效、侵权诉讼程序中使用的基本的检索方法、策略和检索式，但是专利检索是一个复杂的“系统工程”，检索结果因检索人员的经验、技巧、知识面等不同，检索结果也不同，当然检索的最终目的是将所涉专利尽量通过现有技术、抵触申请文件等评价其新颖性和创造性，考虑到经济负担以及检索时间、成本等因素，适时中止检索通过创造性评价等实施细则规定的其他无效理由提起无效宣告请求。

【注释】

[1] 专利法第11条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

[2] 不考虑专利授权的实质审查疏漏，并假定专利授权稳定性是绝对的100%.

[3]北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的通知第100条规定，已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

[4] 参见：尼欧普兰汽车有限公司诉北京中通星华汽车销售有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案判决书，虽然被告中大公司亦经国家知识产权局授权取得了客车的外观设计专利权，但该专利申请日为2005年10月13日，在涉案专利授权公告日2005年8月24日之后，其不能以该专利对抗尼欧普兰公司就涉案专利在先取得的专利权。

[5] 对于同一“关键词而言”，不同的语言、不同的人、不同的国家采用的表达方式不尽相同，但是通过IPC分类号检索可以实现上述关键词的统一检索，如关键词“盖子”，在英国可以是“lid”，法语是“couvercle”，日语是“ふた”，因此检索人员无法保证通宵世界所有语言，但通过IPC分类号“F01B 31/28”可方便的进行检索。

[6] 检索要素是指权利要求中可能成为检索对象的所有技术特征（前序部分和特征部分的所有特征）；全部检索要素之和＝完整的技术方案框架，其形式主要有：词、词组、一个或多个句子。基本检索要素是体现技术方案的基本构思的可检索的要素。

[7] Full text ASCII of US A and B documents （USPTO）。

[8] World patents index （Thomson Scientific Ltd.）。

[9] EPO systematic search documentation.

[10] Patent abstracts of Japan （JAPIO）。（北京市集佳律师事务所·李洪江）

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